原创 | 餐饮行业中常见的“李逵”与“李鬼”之争 ——以“鲍师傅”商标侵权纠纷案为例
前言
不知道朋友们有没有留意到，餐饮行业中经常会出现“李逵”与“李鬼”傻傻分不清楚的情况。这种“乱象”何来？过去三年，笔者办理了数个涉餐饮业的商标侵权或不正当竞争的纠纷案件，这些案件里，有包子连锁店商标被抢注，需要通过授权确权进行维权的；有西点连锁店商标被抢注，抢注人开展系列“维权”引起纠纷的……笔者认为，造成以上“乱象”很可能是商标方面出了问题。笔者尝试借“鲍师傅”商标侵权纠纷案，聊一聊餐饮行业中的“李逵”与“李鬼”之争。
背景
北京鲍才胜餐饮管理有限公司（后简称“鲍才胜公司”）是第12484211号注册商标“鲍师傅”的注册人，该商标核准保护的商品为：糕点；蛋糕；面包；饼干；布丁；麻花；月饼；酥皮蛋糕；果子面包；馅饼（点心）。该商标申请日期为2013年4月25日，专用期限为2014年09月28日 至 2024年09月27日。鲍才胜公司将该注册商标投入使用到其糕点门点的店铺门头、店内海报、产品托盘、产品外包装袋、包装盒、店员服装等服务工具上，并以连锁店的方式进行经营。
北京易尚餐饮管理有限公司（后简称“易尚公司”）是第17899096号注册商标“
易尚公司认为鲍才胜公司在全国范围内多处开设的“鲍师傅”糕点店铺中使用“鲍师傅”标识的行为属于在餐厅服务上的商标使用行为，认为鲍才胜公司使用的“鲍师傅”标识与其第17899096号“
一审判决：
[案件号：（2018）京0105民初40535号]
1、鲍才胜公司经营的“鲍师傅”糕点店不属于提供“餐厅”、“餐馆”服务
一审法院认为，服务与商品的区别在于服务具有无形性特点，且服务的产生和消费在时间上大体一致，而商品一般是有形物，商品的生产和消费在时间上有分离。本案中，鲍才胜公司经营的“鲍师傅”糕点店铺是专门销售“鲍师傅”品牌糕点的店铺，由于糕点类食品本身具有易变质、新鲜出炉更好吃的特点，“前店后厂”式的经营模式较为普遍，本案中鲍才胜公司经营的“鲍师傅”糕点店即采用该种模式。但“前店后厂”模式下的糕点现场制作环节与销售环节仍然存在时间上的分离特点，“鲍师傅”糕点店在销售时仍然以销售橱窗中陈列的预先制作完成的散装糕点为主，加之“鲍师傅”糕点店并未设立就餐场所、桌椅、点餐及上菜等服务性设施及活动，“鲍师傅”糕点店在性质上属于销售糕点类食品的店铺。由于糕点类食品的产品特点，消费者为了追求美味，往往会青睐于选择新鲜出炉的糕点，糕点类经营者为了迎合消费者需求，在供不应求的情况下采取现场制售随即销售的方式向消费者提供商品的行为本身亦不会改变现糕点店“先生产后销售”的经营模式。
2、鲍才胜公司在店铺门头、店内海报、产品托盘、产品外包装袋、包装盒、店员服装等处使用“鲍师傅”标识的行为不侵害易尚公司第17899096号注册商标专用权
鲍才胜公司的第12484211号“鲍师傅”注册商标的核定使用范围为第30类“糕点”等商品商标，一审法院认为，鲍才胜公司在其经营的“鲍师傅”糕点店的店铺门头、店内海报、产品托盘、产品外包装袋、包装盒、店员服装等处使用“鲍师傅”标识的行为，属于以宣传、销售“鲍师傅”品牌糕点为目的的商标使用行为。结合“鲍师傅”糕点店的长期宣传和使用，“鲍师傅”商标在“糕点”领域已经具备了一定知名度的事实，以及糕点行业“前店后厂”的经营惯例，相关公众看到鲍才胜公司经营的“鲍师傅”糕点店铺能够清楚的判断出“鲍师傅”糕点店系销售“鲍师傅”品牌糕点的食品店，而不会误认为提供的是“鲍师傅”品牌餐饮服务。鲍才胜公司使用“鲍师傅”标识用于“鲍师傅”糕点店的经营，属于对其第12484211号“鲍师傅”注册商标的合法使用。而本案中鲍才胜公司提交的相关宣传报道等证据能够证明第12484211号“鲍师傅”在第30类糕点商品上具有一定的知名度，故一审法院认定鲍才胜公司的被诉使用“鲍师傅”商标销售糕点的行为并不会造成相关公众对于易尚公司提供“餐厅”“餐馆”服务的混淆误认。
二审判决
[案号：（2019）京73民终3100号]
二审法院认为，服务与商品的区别在于服务具有无形性特点，且服务的产生和消费在时间上大体一致，而商品一般是有形物，商品的生产和消费在时间上有分离。本案中，鲍才胜公司以现场制售方式销售糕点符合相关行业的惯例，其制作行为与销售行为并不存在时间上的同一性或不可分离。糕点制作行为本身并没有成为可与糕点商品相分离的独立服务，进而向消费者提供，其价值均凝聚在糕点商品之上。相关消费者的直接消费对象为糕点，鲍才胜公司并不提供就餐场所以及相应的就餐服务，故消费者看到上述商标使用行为，会将该商标与鲍才胜公司销售的糕点相联系，而不会误认为是餐饮服务。此外，鲍才胜公司在橱窗展示糕点是一种常见的商品展示行为，在糕点店铺内使用“鲍师傅”标识亦属于对商品的宣传，而非对某种服务的宣传。鉴于鲍才胜公司在第30类“糕点”等商品上享有第12484211号“鲍师傅”商标专用权，上述使用行为均是对该商标的合法使用，易尚公司的相关主张缺乏事实与法律依据，不予采纳。最终，二审法院判决驳回上诉，维持原判。
双方纠纷后续
1、易尚公司商标无效宣告。双方发生纠纷后，鲍才胜公司向原国家工商总局商标评审委员会（简称“商评委”）提交针对易尚公司17899096号商标无效宣告的申请。商评委作出了无效宣告的裁定，易尚公司向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销该裁定。北京知识产权法院判决驳回易尚公司诉讼请求。后易尚公司上诉，北京市高级人民法院驳回上诉，维持原判。
2、鲍才胜公司诉讼维权成功。本文上半部分主要评论易尚公司“抢注”鲍才胜公司商标后，发起“维权”失败的相关法律问题。事实上，在鲍才胜发现易尚公司经营大量“鲍师傅”糕点店后，就以商标侵权及不正当竞争向法院发起了诉讼维权。一审法院判决易尚公司停止侵权、消除影响并赔偿鲍才胜公司300万元。易尚公司提起上诉，二审驳回上诉，维持原判。
总结
当下，许多餐饮业经营主体采取连锁经营的模式，一般情况下其商标保护意识都不差，懂得在主营商品的类别上进行注册，比如制作、销售面包、糕点的，都有意识对第30类相关商品进行注册，本文暂且称其为“在先品牌所有人”。殊不知，某些“精通”商标知识的人，试图对餐饮这个行业进行扩大解读，将销售商品与提供服务混为一谈，从而以注册知名食品连锁店第43类商标的方式，反过来对在先品牌所有人发起“攻势”。实践中，笔者遇到过多起抢注人抢注商标后，直接向在先品牌所有人索要高额商标转让金、发起行政投诉，甚至将其抢注的商标许可第三方使用，以备后续对在先品牌所有人发起诉讼，不少抢注人认为自己肯定“稳了”。笔者认为，当前我国对此类行为的打击处于高压的态势，抢注人的这种“投资”很可能已经难以“兑现”。对于遇到被恶意抢注的在先品牌所有人，笔者建议：首先，对于抢注人的“威胁”，不必过度恐慌，寻求专业知识产权律师的帮助；其次，通过商标授权确权程序，针对对方申请商标无效宣告；最后，主动出击，在具备条件的情况下，提起确认不侵权之诉，对方存在侵权行为的，提起民事诉讼。
律师简介
余裕武 律师
环球经纬所高级合伙人兼管委会成员
环球经纬所娱乐法专业委员会主任
广州律协第十届版权法律专业委员会委员
智昊律师团队负责人
暨南大学知识产权法学硕士
擅长领域：
2008年起专注知识产权相关领域。
擅长知识产权诉讼及争议解决，业务类型涉及著作权、商标、专利、不正当竞争、商业秘密等纠纷；知识产权管理咨询；知识产权战略布局；知识产权尽职调查、商业谈判；知识产权授权确权；企业知识产权专项顾问；企业常年法律顾问等法律服务。
典型案例：
2019年，带领团队承办上海美术电影制片厂有限公司“葫芦娃”著作权纠纷案，成功被评为“2019岭南知识产权诉讼优秀案例”。
2020年，带领团队代理北京完美建信影视文化有限公司《红娘子》著作权纠纷案，入选“2020年中国法院50件典型知识产权案例”。
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END
文稿撰写：余裕武
排版编辑：卢 婕
内容审核：卢钰淳
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